Pendahuluan
Sistem
pendaftaran merek internasional, yang lebih dikenal sebagai sistem Madrid, diatur
berdasarkan dua buah perjanjian internasional yaitu Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks[i]
(Agreement) dan the Protocol Relating to Madrid Agreement[ii]
(Protocol). Administrasi sistem Madrid ini dilaksanakan oleh World
Intellectual Property Organization (WIPO) sebagai Biro Internasional. Peran
Biro Internasional adalah mengatur pencatatan internasional dan mempublikasikan
WIPO Gazette of
International Marks. Setiap negara yang merupakan anggota Paris Convention[iii]
bisa menjadi salah satu anggota Agreement
atau Protocol atau bahkan kedua
perjanjian itu sekaligus. Negara-negara yang menjadi anggota Agreement dan/atau Protocol membentuk suatu wadah yang dinamakan the Madrid Union.
Berdasarkan
perjanjian antara negara-negara ASEAN dan Japan
Indonesia Economic Partnership Agreement (JIEPA) disepakati bahwa negara-negara
ASEAN harus melakukan aksesi terhadap Madrid Protocol paling lambat pada tahun 2015. Rencana keikutsertaan
Indonesia dalam sistem Madrid tersebut menjadi pembicaraan yang hangat dalam
beberapa forum diskusi dan seminar. Sebelum melangkah lebih jauh kedalam
rencana aksesi tersebut, sangat penting untuk mengenal lebih jauh dan menganalisis
mengenai sistem Madrid.
Sistem Madrid (Rute
Internasional) Sebagai Alternatif
Perlindungan
merek bersifat teritorial, yang berati bahwa perlindungannya terbatas pada
batas yurisdiksi suatu negara dan tidak bersifat universal. Untuk memperluas
wilayah perlindungan, pemilik merek harus mendaftarkan mereknya di
negara-negara lain. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa
setiap pendaftaran merek di setiap negara tunduk berdasakan peraturan
perundang-undangan masing-masing negara. Sistem Madrid pada dasarnya memberikan
pilihan jalur atau rute bagi pemilik merek untuk mendapatkan perlindungan merek
di luar negeri. Sistem Madrid itu sendiri merupakan mekanisme prosedural untuk
mendapatkan perlindungan merek di negara-negara peserta perjanjian Agreement dan Protocol.
Secara
umum terdapat tiga alternatif bagi pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya di
luar negeri. Tiga pilihan tersebut meliputi rute nasional, rute regional dan
rute internasional yang lebih mudah dikenal sebagai Sistem Madrid.
1.
Rute
Nasional
Pemilik
merek dapat melindungi mereknya di luar negeri dengan melakukan pedaftaran
langsung secara di kantor merek pada setiap negara yang dituju. Dalam hal ini
pemilik merek harus menyiapkan dokumen dan administrasi yang terpisah untuk
masing-masing negara tujuan. Sebagai ilustrasi, seorang pemilik merek ingin
mendaftarkan mereknya di negara A, B dan C maka pemilik merek harus menyiapkan setumpuk
aplikasi merek dalam berbagai bahasa pada kantor merek di negara A, B, dan C sesuai
dengan persyaratannya masing-masing. Metode seperti ini yang disebut rute
nasional. Dalam banyak literatur jalur ini sering diistilahkan dengan cara yang
tradisional.[iv]
2.
Rute
Regional[v]
Melihat
cara mendapatkan perlindungan merek di luar negeri melalui rute nasional yang
terlihat tidak efektif karena membutuhkan banyak aplikasi dan administrasi,
beberapa negara telah membentuk perjanjian regional untuk memperoleh
perlindungan HKI secara umum dan merek secara khusus di seluruh seluruh wilayah
regional tersebut dalam satu aplikasi dan satu prosedur. Rute regional
merupakan pengembangan lebih lanjut dari rute nasional. Melalui rute regional,
pemilik merek cukup mendaftarkan satu aplikasi di suatu kantor regional.
Apabila merek tersebut telah terdaftar maka merek tersebut mendapatkan
perlindungan di seluruh negara anggota perjanjian regional tersebut.
Berdasarkan
perkembangan terakhir terdapat empat kantor regional[vi] untuk perlindungan merek.
Berikut adalah kantor-kantor regional tersebut :
1) Office
for Harmonization in the Internal Market (OHIM)
OHIM merupakan kantor regional untuk pendaftaran
merek dan desain industri yang berlaku di seluruh negara anggota Uni Eropa,
yang saat ini terdiri dari 28 negara.[vii]
2) African
Regional Industrial Property Organization (ARIPO)
ARIPO adalah kantor regional untuk
negara-negara Afrika yang menggunakan bahasa Inggris untuk perlindungan paten,
merek dan desain industri. Keanggotaan ARIPO ini terbuka untuk seluruh negara the United Nations Economic Commission for
Africa or the African Union (AU). Negara yang terdaftar sebagai anggota
ARIPO berjumlah 18 negara.[viii]
3) Organisation
Africaine de la Propriete Intellectuelle (OAPI)
OAPI merupakan kantor regional hak
kekayaan intelektual negara-negara afrika yang berbahasa Perancis dan Portugal.
Seluruh aplikasi HKI (paten, merek, indikasi geografis, dan desain industri)
OAPI secara otomastis ditujukan kepada seluruh negara anggota OAPI.[ix]
4) Benelux
Office for intellectual Property
(BOIP)
BOIP adalah lembaga perlindungan HKI untuk pendaftaran
merek dan desain industri di negara Belgia, Belanda dan Luksemburg.[x]
3.
Rute
Internasional
Sistem
Madrid merupakan sebuah rute internasional yang memberikan kemudahan dan
jangkauan lebih luas bagi pemilik merek untuk mendapatkan perlindungan merek di
luar negeri dibandingkan rute regional atau rute nasional. Sistem Madrid ini
diawali dengan lahirnya kesepakatan diantara lima negara yaitu Prancis, Swiss,
Tunisia, Spanyol dan Belgia, dimana pada tahun 1891 menandatangani sebuah Agreement di kota Madrid dengan tujuan
membangun sistem pendaftaran merek internasional yang dapat memberikan
perlindungan merek di antara negara-negara anggotanya. Meskipun demikian negara
anggota tersebut tetap memiliki kedaulatan dalam melaksanakan peraturan
perundang-undangan nasional masing-masing.
Pada
tahun 1980-an European Community
Trademark mengusulkan kepada Biro Internasional untuk menyempurnakan Agreement. Tujuan penyempurnaan itu
adalah agar lebih banyak negara yang untuk bergabung ke dalam Sistem Madrid. Akhirnya
pada tanggal 27 Juni 1989 dalam sebuah Konferensi Diplomatik yang
diselenggarakan di kota Madrid, Protocol
berhasil disahkan.
Secara
konseptual Protocol sama dengan Agreement yaitu suatu sistem pendaftaran
merek internasional. Namun dengan beberapa pengembangan Protocol menjadi lebih menarik bagi negara-negara yang belum
tergabung dalam Agreement untuk ikut
serta dalam Sistem Madrid. Dengan lahirnya Protocol,
negara yang tergabung dalam the Madrid
Union meningkat secara signifikan. Hampir seluruh negara peserta Agreement juga ikut serta menjadi
anggota Protocol kecuali Algeria. Dari
92 peserta Sistem Madrid, jumlah peserta Protocol
berjumlah 91 negara, jauh lebih banyak dibandingkan peserta Agreement yang berjumlah 56 negara.
|
Negara Anggota The Madrid Union
|
||||||
|
Negara Peserta
|
Tanggal Menjadi
Anggota Agreement
|
Tanggal Menjadi Anggota Protocol
|
|
Negara Peserta
|
Tanggal Menjadi
Anggota Agreement
|
Tanggal Menjadi Anggota Protocol
|
|
Albania
|
4 Oktober 1995
|
30 Juli 2003
|
|
Lithuania
|
-
|
15 November 1997
|
|
Algeria
|
5 Juli 1972
|
-
|
|
Luxembourg
|
1 September 1924
|
1 April 1998
|
|
Antigua dan Barbuda
|
-
|
17 Maret 2000
|
|
Madagascar
|
-
|
28 April 2008
|
|
Armenia
|
25 Desember 1991
|
19 Oktober 2000
|
|
Mexico
|
-
|
19 Februari 2013
|
|
Australia
|
-
|
11 Juli 2001
|
|
Monaco
|
29 April 1956
|
27 September 1996
|
|
Austria
|
1 Januari 1909
|
13 April 1999
|
|
Mongolia
|
21 April 1985
|
16 Juni 2001
|
|
Azerbaijan
|
25 Desember 1995
|
15 April 2007
|
|
Montenegro
|
3 Juni 2006
|
3 Juni 2006
|
|
Bahrain
|
-
|
15 Desember 2005
|
|
Morocco
|
30 Juli 1917
|
8 Oktober 1999
|
|
Belarus
|
25 Desember 1991
|
18 Januari 2002
|
|
Mozambique
|
7 Oktober 1998
|
7 Oktober 1998
|
|
Belgium
|
15 Juli 1892
|
1 April 1998
|
|
Namibia
|
30 Juni 2004
|
30 Juni 2004
|
|
Bhutan
|
4 Agustus 2000
|
4 Agustus 2000
|
|
Netherlands
|
1 Maret 1893
|
1 April 1998
|
|
Bosnia and Herzegovina
|
1 Maret 1992
|
27 Januari 2009
|
|
New Zealand
|
-
|
10 Desember 2012
|
|
Bostwana
|
-
|
5 Desember 2006
|
|
Norway
|
-
|
29 Maret 1996
|
|
Bulgaria
|
1 Agustus 1985
|
2 Oktober 2001
|
|
Oman
|
-
|
16 Oktober 2007
|
|
China
|
4 Oktober 1989
|
1 Desember 1995
|
|
Phillippines
|
-
|
25 Juli 2012
|
|
Colombia
|
-
|
29 Agustus 2012
|
|
Poland
|
18 Maret 1991
|
4 Maret 1997
|
|
Croatia
|
8 Oktober 1991
|
23 Januari 2004
|
|
Portugal
|
31 Oktober
1893
|
20 Maret 1997
|
|
Cuba
|
6 Desember 1989
|
26 Desember 1995
|
|
Republic of Korea
|
-
|
10 April 2003
|
|
Cyprus
|
4 November 2003
|
4 November 2003
|
|
Republic of Moldova
|
25 Desember 1991
|
1 Desember 1997
|
|
Czech Republic
|
1 Januari 1993
|
25 September 1996
|
|
Romania
|
6 Oktober 1920
|
28 Juli 1998
|
|
DP’s Republic of Korea
|
10 Juni 1980
|
3 Oktober 1996
|
|
Russian Federation
|
1 Juli 1976
|
10 Juni 1997
|
|
Denmark
|
-
|
13 Februari 1996
|
|
Rwanda
|
-
|
17 Agustus 2013
|
|
Egypt
|
1 Juli 1952
|
3 September 2009
|
|
San Marino
|
25 September 1996
|
12 September 2007
|
|
Estonia
|
-
|
18 November 1998
|
|
Sao Tome and Principe
|
-
|
8 Desember 2008
|
|
Uni Eropa
|
-
|
1 Oktober 2004
|
|
Serbia
|
27 April 1992
|
17 Februari 1998
|
|
Finland
|
-
|
1 April 1996
|
|
Sierra Leone
|
17 Juni 1997
|
28 Desember 1999
|
|
France
|
15 Juli 1892
|
7 November 1997
|
|
Singapore
|
-
|
31 Oktober 2000
|
|
Georgia
|
-
|
20 Agustus 1998
|
|
Slovakia
|
1 Januari 1993
|
13 September 1997
|
|
Germany
|
1 Desember 1922
|
20 Maret 1996
|
|
Slovenia
|
25 Juni 1991
|
12 Maret 1998
|
|
Ghana
|
-
|
16 September 2008
|
|
Spam
|
15 Juli 1892
|
1 Desember 1995
|
|
Greece
|
-
|
10 Agustus 2000
|
|
Sudan
|
16 Mei 1984
|
16 Februari 2010
|
|
Hungary
|
1 januari 1909
|
3 oktober 1997
|
|
Swaziland
|
14 Desember 1998
|
14 Desember 1998
|
|
Iceland
|
-
|
15 April 1997
|
|
Sweden
|
-
|
1 Desember 1995
|
|
India
|
-
|
8 Juli 2013
|
|
Switzerland
|
15 Juli 1892
|
1 Mei 1997
|
|
Iran
|
25 Desember 2003
|
25 Desember 2003
|
|
Syrian Arab Republic
|
5 Agustus 2004
|
5 Agustus 2004
|
|
Ireland
|
-
|
19 Oktober 2001
|
|
Tajikistan
|
25 Desember 1991
|
30 Juni 2011
|
|
Israel
|
-
|
1 September 2010
|
|
Republic of Macedonia
|
8 September 1991
|
30 Agustus 2002
|
|
Italy
|
15 Oktober 1894
|
17 April 2000
|
|
Tunisia
|
-
|
16 Oktober 2013
|
|
Japan
|
-
|
14 Maret 2000
|
|
Turkey
|
-
|
1 Januari 1999
|
|
Kazakhstan
|
25 Desember 1991
|
8 Desember 2010
|
|
Turkemenistan
|
-
|
28 September 1999
|
|
Kenya
|
26 Juni 1998
|
26 Juni 1998
|
|
Ukraine
|
25 Desember 1991
|
29 Desember 2000
|
|
Kyrgyzstan
|
25 Desember 1991
|
17 Juni 2004
|
|
United Kingdom
|
-
|
1 Desember 1995
|
|
Latvia
|
1 januari 1995
|
5 Januari 2000
|
|
USA
|
-
|
2 November 2003
|
|
Lesotho
|
12 Februari 1999
|
12 Februari 1999
|
|
Uzbekistan
|
-
|
27 Desember 2006
|
|
Liberia
|
25 Desember 1995
|
11 Desember 2009
|
|
Viet Nam
|
8 Maret 1949
|
11 Juli 2006
|
|
Liechtenstein
|
14 Juli 1933
|
17 Maret 1998
|
|
Zambia
|
-
|
15 November 2001
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total:
(92)
Agreement: (56) Protocol: (91)
|
||||||
Rute
internasional atau yang lebih lazim dikenal dengan istilah Sistem Madrid
menawarkan kemudahan bagi pemilik merek untuk mendapatkan proteksi atas
mereknya di seluruh dunia dengan satu aplikasi dan satu prosedur melalui biro
internasional untuk dilanjutkan ke negara-negara tujuan. Pengertian di seluruh
dunia dalam pembahasan ini adalah negara-negara yang tergabung dalam the Madrid Union.
Terdapat
dua tujuan dibentuknya sistem Madrid ini. Pertama, untuk memfasilitasi pemilik
merek untuk mendapatkan perlindungan merek yang bersifat global. Kedua,
mengingat untuk mendapatkan perlindungan merek di berbagai negara membutuhkan
banyak aplikasi dalam berbagai bahasa dan
administrasi, maka sistem ini menyederhanakannya dengan cukup melalui satu
aplikasi dalam satu bahasa, satu mata uang dan satu prosedur yang sederhana.
Kemudahan dalam satu prosedur yang sederhana tersebut juga meliputi manajemen
pasca pendaftaran seperti perpanjangan, perubahan nama/alamat, atau pembatasan
jenis barang dan jasa.
Meskipun
sistem ini memberikan fasilitas untuk mendapatkan perlindungan merek secara
global, sistem ini tidak menjamin bahwa merek yang dimintakan pendaftarannya ke
negara-negara tujuan melalui biro internasional otomatis didaftar dan
mendapatkan perlindungan di seluruh negara tersebut. Permasalahan mengenai
perlindungan dan bisa atau tidaknya suatu merek terdaftar di negara tujuan
tunduk pada legislasi masing-masing negara. Sistem ini murni prosedur
administrasi yang mempermudah serta mempersingkat waktu dan rute ke
negara-negara tujuan.
Sekilas Mengenai Sistem
Madrid
Sebagaimana telah
diuraikan sebelumnya bahwa tujuan dari dibentuknya sistem ini adalah untuk memberikan
kemudahan bagi pemilik merek untuk memperluas wilayah perlindungan merek di
luar wilayah teritorial negaranya melalui prosedur yang sederhana dan mudah
dengan satu aplikasi dan pembayaran. Sistem ini bersifat alternatif bagi
pemilik merek. Dengan demikian, pilihan rute yang digunakan diserahkan
berdasarkan kebutuhan pemilik merek.
Siapakah pemohon atau pemilik merek
yang dapat menggunakan Sistem Madrid ini? Pihak tersebut bisa merupakan
seseorang atau badan hukum yang memiliki hubungan hukum dengan negara yang
menjadi anggota the Madrid Union.
Hubungan hukum yang dimaksudkan dalam ketentuan ini adalah pihak tersebut harus
memiliki kewarganegaraan, domisili atau pendirian industri/komersial yang
berlaku efektif di negara peserta Sistem Madrid. Pihak yang tidak memiliki
hubungan hukum tersebut tidak dapat menggunakan sistem ini. Sistem ini juga
tidak bisa memberikan pilihan negara tujuan perlidungan di luar anggota the Madrid Union.
Aplikasi internasional yang
didaftarkan melalui Sistem Madrid harus memiliki merek dasar baik berupa merek
yang telah terdaftar (basic registration)
atau aplikasi merek yang masih dalam proses (basic
application) di negara asal. Ketentuan merek yang domohonkan di negara
tujuan melalui Sistem Madrid harus identik dalam hal etiket merek, pemilik
merek, dan juga jenis barang dan jasanya dengan yang tercatat di negara asal.
Aplikasi internasional tersebut oleh pemohon harus disampaikan kepada Biro
Internasional melalui kantor merek di negara asal. Pemohon tidak diperkenankan
menyampaikan aplikasinya langsung ke Biro Internasional. Pemohon aplikasi
internasional tidak memerlukan jasa konsultan hukum dalam proses ini.
Tanggal permintaan aplikasi
internasional yang tercatat di negara asal akan menjadi tanggal pendaftaran
internasional apabila aplikasi diterima oleh Biro Internasional dalam waktu
tidak lebih dari dua bulan sejak tanggal permintaan di negara asal. Apabila
Biro Internasional menerima aplikasi internasional dalam jangka waktu lebih
dari dua bulan dari permintaan negara asal maka tanggal penerimaan oleh Biro
Internasional akan menjadi tanggal pendaftaran internasional.
Biro Internasional memiliki fungsi
dalam melaksakan pemeriksaan formalitas. Biro Internasional juga melakukan
korespondensi dengan pemohon dan kantor merek negara asal pemohon apabila
persyaratan formalitas belum lengkap. Jika persyaratan formalitas belum lengkap,
pemohon harus melengkapi persyaratan tersebut dalam waktu tiga bulan. Jika
dalam jangka waktu tersebut persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan
internasional itu dianggap ditarik kembali. Apabila persyaratan formalitas
telah lengkap, Biro Internasional akan mendaftarkan aplikasi tersebut di Daftar
Registrasi Internasional dan dipublikasi ke seluruh negara anggota perjanjian,
serta memberikan notifikasi kepada kantor merek negara tujuan untuk melakukan
pemeriksaan substantif.
Setiap negara anggota Paris Convention dapat ikut serta
sebagai anggota the Madrid Union,
baik sebagai peserta Agreement, Protocol atau keduanya sekaligus. Dengan
demikian berarti ada negara yang hanya menjadi peserta Agreement saja, ada negara yang menjadi peserta Protocol, dan ada juga negara yang
menjadi anggota dari keduanya. Ketentuan ini juga juga berpengaruh terhadap
aplikasi internasional melalui Sistem Madrid. Dalam Sistem Madrid, suatu aplikasi
internasional harus ditujukan ke negara tujuan secara jelas berdasarkan
keanggotaannya.
Suatu aplikasi internasional dari
negara asal yang merupakan anggota Agreement
hanya dapat ditujukan untuk negara-negara anggota Agreeement. Apabila aplikasi
tersebut berasal dari negara peserta Protocol
maka tujuannya hanya dapat ditujukan bagi negara peserta Protocol. Jika negara asal merupakan peserta kedua perjanjian, Agreement dan Protocol, maka aplikasi internasional yang berasal dari negara
tersebut dapat ditujukan ke negara perserta Sistem Madrid manapun. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga jenis aplikasi merek internasional dalam
Sistem Madrid, yaitu:
1) Aplikasi internasional yang diatur
secara eksklusif berdasarkan Agreement,
yang berarti negara tujuan adalah negara-negara peserta Agreement;
2) Aplikasi internasional yang diatur
secara eksklusif berdasarkan Protocol,
yang berarti negara tujuan adalah negara-negara peserta Protocol;
3) Aplikasi internasional yang diatur
berdasarkan Agreement dan Protocol, yang berarti negara tujuan
adalah negara-negara peserta Agreement
dan/atau Protocol.
Salah satu keunggulan Sistem Madrid
adalah cukup satu kali pembayaran dengan satu mata uang Swiss Francs (CHF) melalui Biro Internasional untuk satu aplikasi
yang ditujukan untuk negara-negara tujuan. Adapun mengenai rincian biaya diatur
sebagai berikut:
1)
Basic fee
Nominal yang harus dibayarkan adalah
CHF 653 untuk setiap merek hitam putih dan CHF 903 untuk setiap merek berwarna.
2)
Supplementary fee
Besar nominal ini adala CHF 100 untuk
setiap kelas barang/jasa apabila aplikasi merek internasional tersebut
didaftarkan untuk lebih dari tiga kelas barang/jasa. Unsur biaya ini tidak
perlu dibayar apabila suatu aplikasi internasional tidak lebih dari tiga jenis
barang/jasa.
3)
Complementary fee
Biaya ini diberikan kepada negara tujuan
untuk setiap aplikasi internasional yang masuk ke negara tersebut. Besarnya
biaya ini adal CHF 100 untuk setiap aplikasi.
4)
Individual fee
Nominal unsur biaya ini ditentukan
sepihak oleh setiap negara tujuan.Unsur biaya ini dapat dipungut oleh negara tujuan
apabila negara-negara tujuan tersebut tidak mau menggunakan ketentuan supplementary fee dan complementary fee. Akan tetapi besarnya
nominal individual fee[xiv]
tidak boleh melebihi dari biaya pendaftaran aplikasi nasional di negara tujuan
tersebut. Apabila suatu negara memilih individual
fee, maka pemohon di negara tujuan tersebut tidak perlu membayar supplementary fee dan complementary fee. Pengaturan seperti
ini bertujuan agar tidak merugikan bagi negara-negara yang biaya aplikasi
nasionalnya lebih besar dari supplementary
fee dan complementary fee.
Kantor merek negara tujuan melakukan
pemeriksaan substantif berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional
masing-masing negara. Dengan demikian aplikasi internasional melalui Sistem
Madrid ini tidak menjamin bahwa merek tersebut akan terdaftar di semua negara
tujuan. Hal yang positif dari sistem ini
adalah setiap negara tujuan diharuskan untuk memilih jangka waktu maksimal pemeriksaan
substantif 12 atau 18 bulan. Apabila
dalam jangka waktu yang dipilih tersebut belum dapat dilaksanakan maka aplikasi
internasional tersebut harus didaftar. Jika suatu aplikasi internasional
ditolak di suatu negara tujuan, maka pemohon membutuhkan jasa konsultan di
negara tujuan tersebut. Aplikasi yang ditolak tersebut akan diperlakukan sama
dengan proses aplikasi nasional.
Pendaftaran internasional dapat
diperluas ke negara-negara tujuan lainnya atau menambah jenis barang atau jasa
yang terdaftar dalam Daftar Registrasi Internasional apabila pada saat aplikasi
internasional belum disebutkan walaupun pendaftaran internasional telah selesai.
Hal ini dikenal dengan istilah subsequent
designation. Subsequent designation biasanya disebabkan oleh faktor-faktor
sebagai berikut:
- Pada awalnya tidak diperlukan
perlindungan di negara tertentu, tetapi pada perkembangannya diperlukan;
- Ada negara yang pada saat proses
aplikasi belum terdaftar sebagai anggota the Madrid Union, tetapi belakangan
bergabung dengan Sistem Madrid;
- Untuk menambah jenis barang atau jasa
yang tercatat di Daftar Registrasi Internasional.
Jika di sebuah negara tujuan terdapat
pendaftaran nasional dan internasional untuk merek yang identik termasuk jenis
barang dan jasanya, dan pendaftaran nasional sudah ada sebelum pendaftaran
internasional berlaku maka pendaftaran nasional dianggap telah diganti ke
pendafatran internasional. Hal ini disebut dengan replacement. Jika negara tujuan mendaftarkan replacement tersebut
atas permohonan dari pemohon, maka hal itu dilaporkan ke Biro Internasional
untuk dicatatkan.
Dalam hal proteksi, kekuatan perlindungan
pendaftaran internasional berlaku sama dengan pendaftaran nasional di suatu
negara dalam hal ruang lingkup dan jangka waktu. Perpanjangan pendaftaran
internasional dapat dilakukan setiap 10 tahun. Dalam proses perpanjangan,
perubahan nama/alamat, pengalihan hak, lisensi
dan pembatalan dapat dilakukan dengan satu proses yang sederhana melalui
Biro Internasional yang berlaku untuk seluruh negara tujuan.
Dalam jangka waktu lima tahun sejak
tanggal pendaftaran, pendaftaran internasional masih memiliki ketergantungan
terhadap basic application atau basic registration. Jika basic registration dibatalkan karena
keputusan pengadilan, keputusan kantor merek negara asal, inisiatif pemohon
atau tidak diperpanjang masa perlindungannya dalam kurun waktu lima tahun
tersebut, maka secara otomatis pendaftaran internasional tersebut batal di
seluruh negara tujuan. Ketentuan tersebut berlaku juga untuk basic application, apabila terjadi
penolakan definitif atau penarikan kembali dalam periode lima tahun itu.
Ketentuan ini dalam Sistem Madrid lebih dikenal dengan istilah central attack.
Perbedaan Antara Agreement dan Protocol
Sebagaimana telah dijelaskan
sebelumnya bahwa Sistem Madrid dibentuk berdasarkan dua perjanjian, yakni Agreement dan Protocol.
Kedua perjanjian tersebut memiliki konsep dan tujuan yang sama karena pada
dasarnya kedua perjanjian tersebut memfasilitasi sistem pendaftaran merek yang
bersifat global secara mudah dan sederhana.. Meskipun demikian terdapat juga
beberapa hal yang membedakan kedua perjanjian tersebut. Perbedaan-perbedaan
tersebut adalah:
1) Keanggotaan perjanjian;
Keanggotaan
Agreement hanya dibatasi untuk
negara-negara peserta Paris Convention
saja, sedangkan keanggotaan Protocol selain
negara anggota Paris Convention juga
terbuka bagi bagi organisasi antar pemerintah[xv] dan organisasi yang
berperan sebagai kantor regional pendaftaran merek. Dengan demikian persyaratan
keanggotaan Protocol lebih fleksibel
dibandingkan Agreement.
2) Bahasa yang digunakan;
Fleksibilitas
Protocol juga terlihat dari bahasa
yang digunakan dalam perjanjian. Aplikasi internasional melalui Agreement hanya dapat menggunakan bahasa
Perancis sebagaimana yang disyaratkan dalam perjanjian tersebut. Sementara itu,
negara anggota Protocol dibolehkan memilih
salah satu bahasa dari bahasa Inggris, Perancis, atau Spanyol.
3) Merek dasar;
Setiap aplikasi internasional dalam
Sistem Madrid mensyaratkan adanya merek dasar dari negara asal. Dalam Agreement, prasyarat merek dasar
tersebut harus berupa basic registration
di negara asal. Akan tetapi, ketentuan ini diperluas dalam Protocol. Merek dasar yang digunakan dalam aplikasi internasional
dalam Protocol dapat berupa basic registration atau basic application di negara asal.
4) Jangka waktu pemeriksaan substantif;
Dalam Agreement,
notifikasi hasil pemeriksaan substantif di negara tujuan harus disampaikan
kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 12 bulan. Sedangkan dalam Protocol, kantor merek negara tujuan dapat memilih jangka waktu
pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif paling lama 12 bulan atau 18 bulan.
5)
Central Attack;
Perlakuan pendaftaran atau aplikasi
internasional jika terjadi central attack
juga menjadi salah satu perbedaan yang signifikan antara Agreement dan Protocol. Jika terjadi central
attack maka seluruh pendaftaran atau aplikasi internasional dalam Sistem
Madrid secara otomatis gugur. Agreement
tidak memberikan alternatif apapun apabila pendaftaran atau aplikasi
internasional itu batal berdasarkan ketentuan central attack. Namun demikian, pendaftaran atau aplikasi internasional
yang gugur karena central attack
dalam Protocol dapat dikonversi
menjadi pendaftaran atau aplikasi nasional tanpa kehilangan tanggal permohonan
awal atau tanggal prioritas.
6) Biaya
Agreement melarang negara-negara anggota
menggunakan individual fee dan hanya
memperkenankan komponen biaya sebagaimana diatur dalam supplementary fee dan complementary
fee. Ketentuan ini merugikan negara-negara yang memiliki biaya aplikasi
nasional yang lebih tinggi dari supplementary
fee dan complementary fee. Dalam Protocol, negara anggota boleh memilih
untuk menggunakan salah satu dari individual
fee atau supplementary fee dan complementary fee. Umumnya negara-negara
yang memiliki biaya aplikasi nasional yang lebih tinggi dari komponen supplementary fee dan complementary fee akan memilih Individual Fee.
PENUTUP
Sistem Madrid dibentuk oleh dua
perjanjian , yakni Agreement dan Protocol. Oleh karena Protocol dianggap
memiliki lebih banyak kelebihan maka banyak negara yang bergabung ke dalam
Sistem Madrid melalui aksesi Protocol.
Meskipun tidak tertutup bagi negara-negara untuk bergabung dalam Sistem Madrid
melalui Agremeent. Bahkan banyak
negara-negara yang sebelumnya telah ikut serta dalam Agreement, juga turut bergabung dalam Protocol. Begitu juga dengan Indonesia yang berencana untuk ikut
dalam Sistem Madrid melalui Protocol karena
lebih menguntungkan.
Tujuan dibentuknya sistem ini untuk
memfasilitasi dunia usaha agar lebih dinamis. Sistem Madrid merupakan sebuah
alternatif yang menawarkan kemudahan bagi pemilik merek untuk mendapatkan
proteksi mereknya di luar negeri. Sekilas bergabungnya Indonesia ke dalam
Sistem Madrid akan membawa manfaat bagi merek dalam negeri untuk “go international”. Meskipun demikian akibat yang signifikan juga
akan berdampak dalam hal regulasi dan administrasi di Direktorat Jenderal HKI
yang akan berfungsi sebagai kantor merek negara asal dan negara tujuan. Penyesuaian
dalam hal peraturan perundang-undangan dan teknis administratif mutlak
diperlukan sebelum Sistem Madrid berlaku.
[i]Perjanjian ini
dibentuk pada tanggal 14 April 1891, direvisi di Brussels (1900), di Washington
(1911), di Hague (1925), di London (1934), di Nice (1957), di Stockholm (1967)
dan diamandemen pada tahun 1979.
[ii]Madrid Protocol diadopsi pada 27 Juni 1989 dan berlaku sejak
1 Desember 1995 serta efektif berjalan pada tanggal 1 April 1996. Protocol telah mengalami dua kali
amandemen pada tahun 2006 dan 2007.
[iii]The Paris Convention for the Protection of Industrial
Property ditandatangani
pada tahun 1883 oleh 11 negara, yakni: Belgia, Brasil, Perancis, Guatemala, Italia, Belanda, Portugal, El Salvador, Serbia, Spanyol, dan Swiss. Setelah mengalami beberapa kali revisi, perjanjian ini
diamandemen pada 28 September 1979. Indonesia telah mengaksesi perjanjian ini dengan
KEPPRES Nomor 15 Tahun 1997.
[iv]Giulio Martelini, “How
Madrid Has Changed Trademark Practice,” (Makalah disampaikan pada Seminar Madrid Protocol: The Way Forward for
Indonesia, Tangerang, 23 Juni 2011).
[v]Gambar diadaptasi dari
materi IP Panorama e-Learning Content the
4th Annual WIPO-KIPO-KAIST-KIPA Advanced International Certificate
Course.
[vi]Selain empat kantor
regional yang mengakomodasi perlindungan HKI tersebut, terdapat juga tiga
kantor regional khusus untuk perlindungan paten. Tiga kantor regional tersebut
meliputi European Patent Office
(EPO), Eurasian Patent Office (EAPO)
dan Patent Office of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (GCC Patent Office).
[vii]Negara-negara tersebut
adalah Belanda, Belgia, Italia, Jerman, Luksemburg, Perancis, Britania Raya,
Denmark, Irlandia, Yunani, Portugal, Spanyol, Swedia, Austria, Finlandia,
Republik Ceko, Estonia, Honggaria, Latvia, Lituania, Malta, Polandia, Siprus,
Slovenia, Slovakia, Bulgaria, Rumania dan Kroasia. Lihat http://oami.europa.eu.
[viii]Berdasarkan data
terakhir kedelapan belas negara tersebut adalah Botswana, Gambia, Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi,
Mozambique, Namibia, Sierra Leone, Liberia, Rwanda, Somalia, Sudan, Swaziland,
Tanzania, Uganda, Zambia and Zimbabwe. ARIPO juga diberikan mandat untuk
bekerja sama dengan 12 negara yang berpotensi untuk menjadi anggotanya, yang
saat ini berstatus sebagai observer. Negara-negara
tersebut meliputi Angola, Algeria, Burundi, Mesir, Eritrea, Ethiopia, Libya,
Mauritius, Nigeria, Seychelles, Afrika Selatan dan Tunisia. Lihat
www.aripo.org.
[ix]Negara anggota OAPI
tersebut adalah Benin, Burkina Faso, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Chad,
Kongo, Equatorial Guinea, Gabon, Guinea, Guinea Bissau, Ivory Coast, Mali,
Mauritania, Niger, Senegal, Comoros dan Togo. Lihat www.oapi.wipo.net.
[x] www.boip.int
[xi]Gambar diadaptasi dari
materi IP Panorama e-Learning Content the
4th Annual WIPO-KIPO-KAIST-KIPA Advanced International Certificate
Course.
[xii]Gambar diadaptasi dari
materi IP Panorama e-Learning Content the
4th Annual WIPO-KIPO-KAIST-KIPA Advanced International Certificate
Course.
[xiii]Sebagaimana dirangkum
dari Madrid System (The Madrid Agreement
Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating to
that Agreement: Objectives, Main Features, Advantages). WIPO Publication,
2006.
[xiv]Besar nominal untuk
individual fee di tiap-tiap negara secara jelas dan lengkap dapat dilhat di
http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/ind_taxes.html
[xv]Dengan syarat
setidaknya salah satu anggota organisasi antar pemerintah tersebut adalah
negara peserta Paris Convention.
Tulisan ini di publikasikan dalam Media HKI 2013 Kementerian Hukum dan HAM
Note : Ilustrasi dalam tulisan ini tidak dapat di tampilakan. Untuk mendapatkan file lengkap beserta ilustrasi dapat menghubungi penulis
